Fallstudie: Patentrecht

Die Mitglieder der Patent-Litigation-Gruppe bei Freshfields sind – wie auch die weiteren Anwälte im Bereich IP/IT – Mitglieder der Praxisgruppe "Dispute Resolution", die sich als eine der weltweit größten Praxisgruppen der Sozietät der gerichtlichen und außergerichtlichen Beilegung von Rechts- und Wirtschaftsstreitigkeiten widmet. Die Patent-Litigation-Gruppe ist an den Standorten Düsseldorf und München sowie in London und Amsterdam tätig. Der Patent Litigator ist hierbei spezialisiert auf die Beratung und Vertretung seiner Mandanten in patentrechtlichen Streitigkeiten und Streitigkeiten bezüglich Gebrauchsmustern und ergänzenden Schutzzertifikaten.

Der größte Anteil der Tätigkeit ist die streitige Durchsetzung der Schutzrechte vor Gericht, wo der Anwalt wie auch der in der Ausbildung befindliche Referendar sein im Studium und während des Referendariats erworbenes Wissen nutzen und am Beispiel der forensischen Praxis erweitern und vertiefen kann. Patent Litigators sind offen für und interessiert an technischen und naturwissenschaftlichen Sachverhalten. Sie setzen sich im weit überwiegenden Teil ihrer Verfahren mit Erfindungen aus unterschiedlichsten naturwissenschaftlichen und technischen Gebieten auseinander. Hierbei besteht die Gelegenheit, aber auch die Herausforderung, sich mit Ausschnitten aus vielen verschiedenen Bereichen auseinanderzusetzen. Einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit stellen Beratung und Prozessführung in den Bereichen Pharma und Biotechnologie sowie Telekommunikation dar, aber letztlich sind wir in allen relevanten Industriebereichen tätig, z. B. auch in der Automobil-, Medizin- und Werkzeugtechnik.

Auf rechtlicher Seite spielen regelmäßig materielle Fragen des Patentrechts, zivilrechtliche und zivilprozessuale Fragen eine Rolle, aber auch Fragen an der Schnittstelle zum Kartellrecht oder beispielsweise hinsichtlich der regulatorischen Anforderungen im Bereich Arzneimittel. Schon hierdurch erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Praxisgruppen der Kanzlei. Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung spielen sich die Fälle häufig in einem internationalen Rahmen ab, in dem parallele Verfahren in den anderen Rechtsordnungen geführt und koordiniert werden müssen. Hierbei erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Patent-Litigation-Gruppe in den Büros in London und Amsterdam sowie befreundeter Kanzleien. Die Koordinierung einer Mehrzahl von Verfahren ist schon allein aufgrund des in Deutschland existierenden Trennungssystems von Nichtigkeitsverfahren und Verletzungsverfahren fester Bestandteil fast jedes Patentrechtsstreits. Die Vielseitigkeit und abwechslungsreiche Arbeit der Patent Litigation Group wird nachfolgend am Beispiel eines Mandats aus der Biotechnologie illustriert.

Das Mandat – der technische Hintergrund

Die Mandantin ist ein japanisches Unternehmen, das unter anderem Aminosäuren als Zusatz für Tierfutter herstellt. Die Herstellung dieser Aminosäuren erfolgt in der Regel durch Mikroorganismen, die in großen Bioreaktoren, sogenannten Fermentern, vermehrt werden. Die Mandantin hatte in jahrzehntelanger Forschung den Produktionsorganismus – einen E.-coli-Stamm – optimiert, um mit ihm eine industrielle Produktion der Aminosäure Lysin zu ermöglichen. Eine industrielle Produktion war zuvor nur mit Coryne-Stämmen möglich, die aber eine erheblich umfangreichere und kostenintensive Kühlung bei der Fermentation erforderten. Bei dem von der Mandantin entwickelten E.-coli-Stamm wurden unter anderem drei Gene verändert, um den Biosyntheseweg – ohne den Ablauf selbst zu verändern – an drei separaten Schritten zu optimieren. So wurde ein Rückkopplungssignal ausgeschaltet, mit dem im Normalzustand signalisiert wird, dass ein bestimmter Stoff in ausreichender Menge vorliegt und die weitere Expression eingestellt werden soll. Durch Einfügung eines Plasmids mit zusätzlichen Genkopien wurde die Produktion eines katalysierenden Co-Enzyms erhöht. Darüber hinaus wurde ein Gen funktionsunfähig gemacht, das normalerweise das Zielprodukt Lysin zu einem anderen Produkt weiterverarbeitet hätte. Diese Modifikationen führten zu einer signifikanten Produktivitätssteigerung
des E.-coli-Stamms. Für diese Erfindungen hatte die Mandantin mehrere Patente erlangt, welche die Nutzung entsprechend modifizierter E.-coli-Bakterien u. a. für die Produktion von Lysin schützen.

Die Mandantin musste feststellen, dass ein chinesischer Wettbewerber Lysin nach Europa importierte, bei dem zu vermuten war, dass es in Asien durch das geschützte Herstellungsverfahren produziert wurde. Unsere Aufgabe war es, festzustellen, ob tatsächlich das Lysin durch den patentgeschützten Herstellungsmechanismus/-organismus produziert worden war, und eine Strategie zur Durchsetzung der Rechte in Europa zu entwickeln. Ziel war die Unterbindung des weiteren Vertriebs in Europa, um die eigenen Marktanteile zu sichern, und darüber hinaus Schadensersatz für die erfolgten Patentverletzungen zu erlangen.

Sachverhaltsermittlung

Zu Beginn des Falls musste der Sachverhalt ermittelt werden, bevor die rechtlichen Maßnahmen abgewogen werden konnten. In den Verfahren vor den staatlichen Patentgerichten wie auch im Schiedsverfahren obliegt es dem Kläger, seinen Anspruch darzulegen und zu beweisen. Dem angeblichen Verletzer obliegt es, sich gegen den Verletzungsvorwurf zu verteidigen.

Im vorliegenden Fall war die erste Herausforderung für die bearbeitenden Rechtsanwälte, den komplexen Biosyntheseweg von Lysin und die spezifische Wirkungsweise der patentierten Technologien nachzuvollziehen. Dieses erfolgte – wie häufig – in Zusammenarbeit mit technisch ausgebildeten Patentanwälten und externen Experten. In tatsächlicher Hinsicht bestand die nächste Herausforderung darin, dass der Wettbewerber sein Produkt nur über spezielle Händler und an spezielle Kunden vertrieb. Um trotzdem eine Probe erlangen zu können, arbeiteten wir mit einem Privatdetektiv zusammen, der über eine Deckfirma eine Tonne (die kleinste Einheit) des Lysins erwerben konnte.

Proben aus dieser Lieferung schickten wir zur Analyse an ein biotechnologisches Forschungsinstitut mit dem Ziel, Spuren des Herstellungsorganismus aufzufinden und zu identifizieren. Bei der Analyse des Lysins wurden dann auch – wie erwartet – Reste von einem E.-coli-Organismus aufgefunden. Mittels forensischer DNA-Analyse wurden aus den Spuren Bruchstücke der DNA isoliert und ein genetischer Fingerabdruck des Herstellungsorganismus erstellt. Gezielt wurden dann die spezifischen Sequenzen der Gene rekonstruiert, die Gegenstand der patentgeschützten Herstellungsverfahren waren. Die Rekonstruktion der drei relevanten Gene aus den im Lysin aufgefundenen Spuren zeigte, dass diese nicht die in der Natur vorkommende Gensequenz, die sogenannte Wildtyp-Gensequenz, aufwiesen, sondern die patentgemäßen Mutationen beinhalteten.

Es war daher anzunehmen, dass die Verunreinigungen von dem Herstellungsorganismus stammten und die aufgefundenen Gensequenzen somit einen Rückschluss auf den verwendeten Organismus zuließen. Zur Absicherung beschlagnahmten unsere niederländischen Kollegen mithilfe eines Gerichtsvollziehers einen großen Vorrat des Lysins aus der Herstellung des chinesischen Wettbewerbers. Auch dieses Lysin wurde entsprechend untersucht, und die Analyse zeigte, dass auch in diesen Lysinproben Reste von E.-coli-Organismen zu finden waren, welche die identischen – anspruchsgemäßen – Genmodifikationen aufwiesen. Dies belegte, dass es sich nicht um zufällige Verunreinigungen, sondern um Spuren des Herstellungsorganismus handelte.

Durchsetzung im Prozess

In Zusammenarbeit mit den Patentanwälten und einem technischen Gutachter wurde der Sachverhalt für die Darlegung des Verletzungsvorwurfs vorbereitet und eine Klage erstellt. Da auch die im Ausland mit einem patentgeschützten Herstellungsverfahren hergestellten Produkte die Patente in Deutschland verletzen, wenn diese Produkte in Deutschland vertrieben werden, wurde beschlossen, diese Verfahrensansprüche geltend zu machen.

Hier war, wie häufig bei der Beteiligung ausländischer Gesellschaften, zu überlegen, gegen wen die Klage gerichtet werden sollte. Die Mandantin beschloss, neben dem in Hongkong ansässigen chinesischen Mutterkonzern und dessen konzerneigener Handelsgesellschaft sowie der in China ansässigen Herstellungsgesellschaft auch das deutsche, von den Herstellern unabhängige Handelsunternehmen zu verklagen, um keinen Zeitverlust im Verfahren durch die erforderliche Auslandszustellung befürchten zu müssen und in einem späteren Schadensersatzverfahren auch eine deutsche Gesellschaft als Gesamtschuldnerin zu haben.

Das Verfahren gegen das deutsche Handelsunternehmen begann zügig nach Klageerhebung. Die Zustellung an die in Zentralchina und in Hongkong ansässigen Beklagten dauerte aufgrund lokaler Besonderheiten bei der Anwendung des Haager Zustellungsübereinkommens über ein Jahr, da sich die chinesischen Behörden nicht auf die nach dem Übereinkommen vorgesehene Formalprüfung beschränkten. So lehnten sie die Zustellung einmal wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung ab, da in einem als Anlage eingereichten Organigramm aus einem Prospekt der Beklagten Gesellschaften der Gruppe als "China Company" und "HK Company" bezeichnet und dadurch Hongkong auf eine Stufe mit China gestellt wurde. Aufgrund der Verzögerung wurde das Verfahren abgetrennt und gesondert verhandelt.

Im Verletzungsprozess verteidigten sich die Beklagten mit tatsächlichen und rechtlichen Argumenten; darüber hinaus griffen sie den Rechtsbestand der drei Klagepatente an. So versuchten sie den Verletzungsnachweis infrage zu stellen und die aufgefundenen Spuren des modifizierten E.-coli-Stamms als zufällige Verunreinigung darzustellen. Dies konnte auf Basis der Untersuchungsergebnisse der in Deutschland, in den Niederlanden und zwischenzeitlich auch in Belgien erworbenen Proben widerlegt werden, welche allesamt die gleichen Modifikationen aufwiesen. Letztlich
konnten die Beklagten die Verwendung dieses Organismus zur Herstellung des nach Deutschland importierten Lysins nicht im Tatsächlichen bestreiten. Entsprechend wies das Gericht die Angriffe gegen die Verletzungsnachweise zurück.

In rechtlicher Hinsicht galt es, das Gericht zu überzeugen, dass die von uns vertretene Auslegung mit dem zwischenzeitlich ergangenen EuGH-Urteil zum Schutzbereich von Patenten für genetische Erfindungen vereinbar war. Darüber hinaus stellten die Beklagten insbesondere infrage, ob das Lysin gem. § 9 Nr. 3 PatG ein dem Patentschutz unterfallendes unmittelbares Produkt des geschützten Herstellungsverfahrens war. Die Biosyntheseschritte wurden nämlich in gleicher Weise auch bei nicht modifizierten Herstellungsstämmen durchlaufen, sodass sich die patentgemäßen Modifikationen allein auf das Herstellungsverfahren auswirkten und nicht im hergestellten Lysin niederschlugen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren folgte die Vollstreckung der Ansprüche. Dies erfolgte zunächst gegen das deutsche Handelsunternehmen, das den Vertrieb des Lysins schon nach dem erstinstanzlichen Urteil eingestellt hatte. Somit konzentrierte sich die Durchsetzung des Urteils auf die Durchsetzung der Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche. Diese belasten den Verletzter in Verfahren des geistigen Eigentums u. a. wegen des Umfangs der zu leistenden Angaben, der detaillierten Auskünfte zur Gewinn- und Kostenstruktur sowie der Belegvorlage erheblich. Wie häufig führte die Durchsetzung dieser Ansprüche zu kommerziellen Verhandlungen, und in der Folge vereinbarte die Mandantin mit dem deutschen Vertriebsunternehmen eine vergleichsweise Einigung über den zu erstattenden
Schaden.

Mit den ausländischen Unternehmen konnte keine entsprechende Einigung erzielt werden, nicht zuletzt, da die von den ausländischen Beklagten erhaltene Auskunft unvollständig war. Dieses wurde im Zwangsvollstreckungsverfahren auch gerichtlich festgestellt und ein Zwangsgeld festgesetzt, dessen "erzieherische" Wirkung aufgrund des Erfordernisses der Vollstreckung im Ausland jedoch begrenzt ist. Daher entschloss sich die Mandantin, den Schadensersatz im Wege der Höheklage geltend zu machen. Hier stellen sich neue rechtliche wie tatsächliche Herausforderungen bei den unterschiedlichen Schadensberechnungsmethoden, nicht zuletzt aufgrund der unvollständigen Auskunft. Das Höheverfahren dauert noch an.

Fazit

Die Tätigkeit eines Rechtsanwalts in der Patent-Litigation-Gruppe ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Zum einen befasst man sich immer wieder mit neuen, teilweise technisch komplexen Sachverhalten, die es zu ermitteln, bewerten und dem Gericht verständlich aufzubereiten gilt. Zum anderen stellen sich viele rechtliche Fragen zu unterschiedlichen Aspekten, sowohl materiell-rechtlich als auch prozessual, nicht zuletzt in Vollstreckungsverfahren. Aufgrund der regelmäßig parallel geführten Rechtsbestandsverfahren ist immer eine Einschätzung der Auswirkung der Argumentation auf andere Verfahren erforderlich, selbst wenn es nicht parallele Verletzungsverfahren in anderen Jurisdiktionen zu berücksichtigen gilt, in denen mit Kollegen aus den anderen Standorten zusammengearbeitet wird. Daher kennzeichnet lebenslanges Lernen von neuen technischen Sachverhalten über rechtliche und prozessuale Fragestellungen hinaus das Berufsbild des Patent Litigators. Hier ist besonders die Offenheit, sich immer wieder in neue technische Bereiche hineinzudenken und den technischen Sachverhalt rechtlich zu fassen und für das Gericht zu "übersetzen" ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit eines Patent Litigators bei Freshfields.